宝马在德国所遭遇的美国专利纠纷预示了未来的法律战争

　来源：中国保护知识产权网

长期以来，国际专利法运作在一个简单的地域性“停战协议”基础上：美国法院负责评估和维护美国的专利，而其他国家的法院则评估和保护自己本国的专利。

但是，欧盟法院（CJEU）在2025年所作出的一项具有里程碑意义的裁决（BSH Hausgeräte GmbH诉Electrolux AB一案）可能已经瓦解了专利裁决中这些长期存在的领土限制。

1年之后，非执业实体Onesta IP与豪华汽车制造商宝马（BMW）之间的一场纠纷，将这一裁决在现实世界中产生的后果推到了聚光灯下，促使一位德克萨斯州的联邦法官采取了非同寻常的步骤，禁止德国法院来决定一项美国专利的命运。

“第三国”漏洞

颠覆地域认知的BSH案本身并不涉及美国专利，而是涉及瑞典法院审理的全球家电公司之间关于一项土耳其专利的纠纷。

根据欧盟的规定，欧盟成员国的法院对其本国专利的有效性拥有专属管辖权。这一规则历来都阻止了跨境专利战（例如，德国法院宣告一项法国专利无效）的出现。

然而，在BSH一案中，欧盟法院在这些规定中发现了一个空白：保护仅适用于欧盟成员国授予的专利，而不适用于来自所谓第三国（如土耳其）的专利。基于此，欧盟法院批准了瑞典法院对土耳其专利的裁决。

上述结论可谓是意义重大：如果被告居住在欧盟，当地法院现在可以对欧盟境外授予的专利权行使管辖权，并可以就此进行实际的仲裁。

慕尼黑的策略

关于欧盟法院的裁决可能将裁决范围扩大到美国专利的担忧并非是空穴来风。

Onesta IP选择在慕尼黑起诉宝马侵权，而不是在美国这个诉讼进程缓慢且难以获得禁令救济的法院就其美国专利（编号8854381和8443209）进行诉讼。根据eBay Inc.诉MercExchange LLC一案所确立的标准，法院在颁发禁令前会权衡衡平因素（equitable factor），而非执业实体很少能满足这一标准。

在这起诉讼中提出的指控与宝马车辆中配备高通骁龙芯片的车载信息娱乐系统有关。

此举将迫使慕尼黑法院适用美国的专利法来判定侵权和有效性，而无需遵守美国法院采用的程序性保障措施，例如马克曼听证会、庭外证言、广泛的证据开示或陪审团审判等环节。

宝马现在面临着这样一种前景：该公司在美国开展业务的权利将会由一个主要遵循欧洲程序的德国法院来界定。

德克萨斯的对峙

宝马的回应是寻求一项反诉禁令，这是在标准必要专利和公平、合理、非歧视性许可背景下的广为人知的跨境诉讼工具。

2月13日，美国德克萨斯西区联邦地区法院的法官艾伦．奥尔布赖特（Alan Albright）谴责了慕尼黑策略的逻辑，认为允许诉讼在德国继续进行将“削弱”美国的法定制度，并会剥夺宝马仅在美国才享有的宪法权利，具体而言，就是陪审团审判权。通过坚决驳斥在国外就美国权利进行诉讼的“无理取闹或具有压迫性”的行为，奥尔布赖特发出的命令强化了同一原则：相互克制，即“我们不碰你们的专利，你们也别碰我们的”。

联邦巡回法院的案情摘要提交仍在进行中，人们预计美国联邦巡回上诉法院将同意奥尔布赖特的意见，正如其在类似案件（如Voda诉Cordis一案，该案拒绝裁决外国专利以避免国际摩擦）中所做的那样。

此禁令恰逢美国专利商标局在近期刚刚成立了一个标准必要专利工作组，以加强美国专利权在国内的保护工作。奥尔布赖特的禁令和美国专利商标局的举措共同表明，美国的知识产权政策将会在国内进行制定和执行。

通过冲突实现协调

一个寻求谈判筹码的非执业实体，或一个捍卫其供应链的跨国公司，不再需要在侵权行为发生地或专利授权地进行诉讼。由于没有全球性的条约来解决这个问题，公司必须至少考虑到一种潜在的新的现实情况。

对于实施者而言：居住在欧盟的实体不能再假设涉及美国专利的侵权诉讼将在美国进行。这未必全是坏事。欧洲法院判决的损害赔偿金可能只是美国陪审团判决金额的一小部分。

但是，欧洲的诉讼成本同样可能会低几个数量级。美国法院常见的侵入性证据开示工作会减少。在美国，要在更高的举证责任下向陪审团证明专利是无效的肯定是一项更为艰巨的任务。

在欧洲更容易获得禁令救济，加之程序分拆、无效抗辩延迟和案件解决速度加快的趋势，可能会让被指控侵权者认为在欧洲接受裁决的优势正在减少。

居住在欧盟、偏爱美国司法体系的跨国公司不能再假设其纠纷最终会在美国法院解决。

过去，被告为了避开不利的美国法院，会通过宣告式判决迅速奔向有利的法院地。现在，这类行动对于防止域外裁决可能是至关重要的。

对于专利权人而言：BSH一案的裁决结果提供了一个国际一站式服务平台。欧洲更快的程序、更广泛的禁令救济途径以及简化的成本，可能会增强达成和解的筹码。

对于运营实体而言，有限的证据开示有助于避免披露潜在的敏感信息，同时欧洲法院也可能扩大权利要求解释的范围。一些专利权人可能会认为，这些优势超过了失去陪审团裁决损害赔偿和无效的权利所带来的损失。

在美国可能具备专利适格性的权利要求，若从欧洲的视角来看，可能仍会面临挑战。要在美国经受住第101条专利有效性的挑战，权利要求不能仅仅是“抽象概念”，而欧洲法院则要求要有一定的“技术贡献”。这些标准并不总是重叠的。

再加上美国法院和美国专利局对第101条的适用存在着不一致之处，在美国被认为有效的权利要求在欧洲可能是无效的，反之亦然。居住在欧盟的专利权人应避免使用宽泛的功能性语言，而应将软件或商业逻辑与特定的硬件改进或技术解决方案联系起来，以同时满足这两套标准。

就目前的状况而言，“各扫门前雪”的诉讼时代已经结束。在取得进一步的发展之前，每一起跨境专利纠纷都可能带来全球性的后果。（编译自www.mondaq.com）

翻译：刘鹏　校对：王丹